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- NPE專利投機行為的法律應(yīng)對
- 發(fā)布時間：2021-05-26 17:04 星期三
- 來源：法治參考
本刊記者 焦艷 整理
近年來，NPE(Non Practicing Entity，即非專利實施主體)、“專利流氓”(Patent Troll)等已成為知識產(chǎn)權(quán)行業(yè)的熱詞。此前，華為、中興通訊、小米、OPPO、海爾等中國企業(yè)，在國外市場遭遇NPE訴訟常常見諸報端。而隨著中國專利保護水平逐步提高，NPE發(fā)起的訴訟量呈現(xiàn)出明顯增長趨勢，學(xué)者結(jié)合國外規(guī)制NPE經(jīng)驗以及我國實際情況，對企業(yè)防范和規(guī)避NPE專利風(fēng)險提出應(yīng)對建議，以及完善專利訴訟程序和建立合理的專利侵權(quán)賠償制度等方面提出對NPE專利投機行為的建議。
NPE界定及運營模式
陳禮永、崔西營在《泰山學(xué)院學(xué)報》2020年4月《企業(yè)NPE危機的成因解析及合規(guī)應(yīng)對》一文中認為，NPE即非專利實施主體，其內(nèi)涵和外延在變化的知識產(chǎn)權(quán)大環(huán)境中一直在不斷演化。當(dāng)前，NPE仍然不是一個嚴(yán)格界定的法律主體。學(xué)界對NPE的認識在早期常常與PT(Patent Troll)、PAE(Patent Assertion Entities)相混同，實際上他們在運營目的、行為模式上存在較大差別。作者將NPE定義為：一類綜合擁有專利(智力成果)所有權(quán)的市場運營主體，常以訴訟或訴訟威脅為運營手段以獲取經(jīng)濟利益，自身不從事專利(智力成果)的商業(yè)化或產(chǎn)品化。NPE運營模式體現(xiàn)在：1、通過各種途徑批量獲取、儲備、培育認為有訴訟價值的專利(智力成果);2、以行業(yè)為界劃分、評估所持有的專利(智力成果)價值，同時鎖定相關(guān)企業(yè);3、對目標(biāo)企業(yè)發(fā)起專利(智力成果)侵權(quán)訴訟威脅或直接提起侵權(quán)訴訟以獲利。以美國為例，NPE對中小企業(yè)施以訴訟威脅以獲取高額賠償或和解費，致使眾多小企業(yè)被迫停業(yè)。
李紅、張妙甜在《科技進步與對策》2020年第5期《中國ICT(信息、通信和技術(shù))企業(yè)應(yīng)對NPE專利風(fēng)險策略研究》一文中認為，NPE在盈利模式、訴訟策略、實體行為等方面與“專利流氓”有著本質(zhì)不同，其主要是通過研發(fā)或收購專利，發(fā)放專利許可或轉(zhuǎn)讓專利獲利的實體，包括個人、企業(yè)、高校、科研機構(gòu)和專利防御型聯(lián)盟。由于知識產(chǎn)權(quán)的性質(zhì)，專利訴訟不可避免。只有當(dāng)NPE以持有的大量專利大肆發(fā)起侵權(quán)訴訟以攫取高額賠償時，其才能被稱為是破壞市場秩序的“專利流氓”。
NPE專利投機行為影響創(chuàng)新和市場
胡小偉在《知識產(chǎn)權(quán)》2021年第1期《NPE訴訟的價值審視與規(guī)制選擇》一文中認為，當(dāng)前，學(xué)理上對NPE的認識尚存歧見。持消極態(tài)度的觀點認為，NPE對創(chuàng)新基本沒有貢獻，其提起的訴訟已經(jīng)對整個專利企業(yè)的發(fā)展造成了巨大威脅，且給社會強加了巨大的成本。一些NPE肆無忌憚地濫訴，借助訴訟營利，使相關(guān)產(chǎn)業(yè)深陷訴訟泥沼，嚴(yán)重扭曲激勵創(chuàng)新機制。如在智能制造業(yè)日益成為各國或地區(qū)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的背景下，NPE將目光瞄準(zhǔn)了智能制造業(yè)，智能制造業(yè)由此也成為專利侵權(quán)訴訟的“重災(zāi)區(qū)”。這對技術(shù)密集型的智能制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展造成了嚴(yán)重影響。此外，NPE利用較之專利權(quán)人所具有的資金優(yōu)勢與信息優(yōu)勢，在專利收購中可能將專利轉(zhuǎn)讓價格壓得較低，同時又以主張高額賠償加大實施專利的成本，從而使得創(chuàng)新發(fā)明者在得不到應(yīng)有回報之余，又間接地提高了公眾從專利技術(shù)中獲益的成本，扭曲了專利制度“給天才之火添加利益之油”的激勵功能。持積極態(tài)度的觀點認為，NPE充當(dāng)著市場中介，在為市場提供流動性及提高專利市場的運作效率等方面發(fā)揮著重要作用，NPE只是專利市場自然演化過程中的一個階段而已。尤其是為單個發(fā)明者實施其專利提供了一個良好的機會，因為NPE具有資金和資源上的優(yōu)勢，有效克服了單個發(fā)明者基于訴訟成本的考量，而不愿輕易發(fā)動訴訟的弊端。
企業(yè)對NPE的合規(guī)應(yīng)對
陳禮永、崔西營在前述文章中提出企業(yè)應(yīng)以合規(guī)為前提，采取訴前的主動應(yīng)對與訴中積極應(yīng)對來化解NPE危機。在訴前應(yīng)對中，作者強調(diào)，1、以FTO(Freedom to Operate)檢索為手段，以達到發(fā)現(xiàn)專利壁壘、識別侵權(quán)風(fēng)險的目的。2、對本行業(yè)NPE實行備案預(yù)警管理。3、合規(guī)化管理、規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為。4、加強專利儲備構(gòu)建技術(shù)優(yōu)勢。
在訴訟中，作者認為應(yīng)對手段應(yīng)考慮：一是在評估專利有效性、穩(wěn)定性基礎(chǔ)上，盡早對涉訴專利提出專利復(fù)審和無效。二是合理利用中止程序，主要指涉及實用新型和外觀設(shè)計專利，目的是延緩訴訟進程，以拖待變，增大NPE訴訟成本。三是涉訴企業(yè)應(yīng)在有選擇管轄可能、并且程序允許的情況下，規(guī)避有利于NPE的法院。四是主動提起確認不侵權(quán)之訴。企業(yè)收到NPE發(fā)出的侵權(quán)警告后應(yīng)綜合研判涉訴專利，如判斷為NPE的訛詐行為或?qū)ψ陨韺＠谐渥阈判?，可遵循最高人民法院《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第十八條規(guī)定，主動提起請求確認不侵犯專利之訴，化被動為主動，阻卻NPE進一步糾纏。
李紅、張妙甜在前述文章中從應(yīng)對NPE專利訴訟被動事件和發(fā)起專利保護主動事件兩個角度，提出我國ICT企業(yè)防范和規(guī)避NPE專利風(fēng)險的建議。如完善企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造環(huán)節(jié)，在企業(yè)進行知識產(chǎn)權(quán)成果研發(fā)時，嚴(yán)格控制科研團隊人員質(zhì)量和數(shù)量，嚴(yán)格合同保密條款，減少泄密可能。作者建議，ICT企業(yè)與NPE進行合作，借力NPE實現(xiàn)專利成果運營和保護。
NPE專利投機行為的法律規(guī)制
趙小芳在《中北大學(xué)學(xué)報》2019年第4期《NPE專利投機行為的法律規(guī)制》一文中，結(jié)合域外司法經(jīng)驗，提出對NPE專利投機行為法律規(guī)制的建議。在完善專利訴訟程序方面，作者認為可以從多角度增加NPE專利訴訟成本來達到規(guī)制目的。如建立訴前審查制度，在原告提起專利訴訟時限制其專利訴訟地，要求原告在訴狀中明確被侵犯的專利的相關(guān)信息，侵權(quán)工具及相應(yīng)的侵權(quán)理由、專利權(quán)屬信息，包括利益相關(guān)方和幕后的關(guān)聯(lián)公司等。在訴訟過程中，還涉及到禁令救濟問題，對于惡意請求頒發(fā)禁令的權(quán)利人，可以要求其彌補對方因禁令遭受的損失，情節(jié)較為嚴(yán)重的，可以要求其承擔(dān)對方的律師費和其他合理費用。
李春暉在《知識產(chǎn)權(quán)》2019年第4期《專利惡意訴訟之認定標(biāo)準(zhǔn)及法律責(zé)任》一文中認為，在審慎認定惡意訴訟的前提下，一旦認定，應(yīng)科以懲罰性賠償甚至刑事責(zé)任。與此相配套，應(yīng)建立層次化的專利侵權(quán)訴訟敗訴反賠制度——即使沒有或者無法證明惡意，敗訴的專利訴訟原告也應(yīng)對被告為應(yīng)對侵權(quán)訴訟而遭受的損失予以適當(dāng)補償，以倒逼專利權(quán)人提高專利質(zhì)量，勤勉評估侵權(quán)可能性，謹(jǐn)慎起訴，以避免干擾市場經(jīng)營者的正常經(jīng)營活動。另外，在嚴(yán)厲打擊真正的專利惡意訴訟的同時又不過度打擊權(quán)利人行使權(quán)利的積極性。
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